Das BANDexpertforum „Immer Ärger mit den Patenten“ hatte das Thema IP Transfer im Dezember 2021 auf die Agenda gesetzt, denn oft führt der Transfer von Intellectual property (IP) von Wissenschaftseinrichtungen auf Ausgründungen zu Rollen- und Interessenkonflikten. Die vielen Rückmeldungen zur Veranstaltung haben gezeigt, dass das Thema als sehr wichtig empfunden wird. Axel Koch, Leiter Geschäftsbereich Transfer an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, hat sich im Nachgang der Veranstaltung die Mühe gemacht und die im Chat diskutierten Fragen aus seiner Sicht beantwortet.
Im Exit-Fall: Wenn das Patent nur (aber zeitlich unbegrenzt) lizensiert ist, be- oder gar verhindert es einen Exit, weil der potenzielle Käufer das Produkt besitzen möchte und nicht nur eine zeitlich unbegrenzte Lizenz erwerben möchte? Wie sind hier die Erfahrungen?
Meiner Erfahrung nach ist die Exklusivität entscheidend. Das Eigentum wird zwar oft gewünscht, ist aber kein Dealstopper.
Wir haben viel über den Transfer von der Uni zum Startup gehört. Wichtig ist aber auch der wirksame Transfer vom Erfinder zur Uni. Dort befinden sich insbesondere Doktoranden in einem Spannungsfeld. Meist haben diese auch einen Anstellungsvertrag und sind deshalb Arbeitnehmer. Kennzeichen eines Arbeitnehmers ist die Weisungsgebundenheit. Diese fehlt aber zwingend bei der Durchführung einer Doktorarbeit, welche eine eigenständiges (= nicht weisungsgebundes) wissenschaftliches Handeln zwingend erfordert. Insofern ist der Entstehungskontext einer Doktorandenerfindung wesentlich für die Frage, ob diese dem ArbEG unterliegt und die jeweilige Uni ein Recht zur Inanspruchnahme hat. Wie wird dieses Spannungsfeld im Kollegenkreis beurteilt?
Das war in 20 Jahren Tätigkeit noch nie ein Thema von Diskussionen, d.h. in der Praxis taucht dieses Spannungsfeld nicht auf.
Wie soll das Ausfallrisiko (Insolvenz des Start-ups oder Nichtverwertung) bei einem Kauf gegen virtuelle Beteiligung hinreichend berücksichtigt werden?
Das ist in der Tat ein wichtiges Argument, das für eine Lizenzierung (ggfls. ergänzt um eine Beteiligung) spricht.
Miterfinder, die nicht mitgründen, müssen auch adäquat berücksichtigt werden. Kann das Panel bitte hierzu Stellung nehmen?
Aus meiner Sicht ist das ein unglaublich wichtiger Punkt: Wir müssen gründungsfreundliche Regelungen finden, dabei dürfen wir aber auf keinen Fall die Motivationslage in Hochschule, Fakultät und bei den Nicht-Gründenden Erfindern aus dem Blick verlieren. In den USA ist das ein sehr wichtiger Teil des Erfolgs!
Wie stehen Sie zu einem Verzicht der Gründer auf ihre Erfindervergütung?
Wir haben das in Saarbrücken (unabhängig von möglichen juristischen Bedenken) sehr lange praktiziert, aber festgestellt, dass das zum Teil sehr großen emotionalen Diskussionen führen kann. Insofern finde ich einen (die Umsatzbeteiligung reduzierenden) freiwilligen Verzicht auf Erfindervergütung zielführend, nicht aber einen zwingenden Verzicht.
Gibt es Erfahrungen von wissenschaftlichen Einrichtungen mit virtuellen Anteilen über Jahre oder ist das Modell neu?
Das Modell (Abbildung in Form eines schuldrechtlichen Vertrags) ist recht einfach und es gibt einen guten Standardvertrag, der im Rahmen des BMBF-/BMWI-Workshops entstanden ist. Nachteil ist, dass es keinerlei Mitspracherechte, Beteiligung an Gesellschafterversammlungen etc. gibt.
Welche Unterschiede gibt es bei der steuerlichen Behandlung von virtuellen vs. nicht-virtuellen Beteiligungen?
Zahlungen aus einer virtuellen Beteiligung wirken sich nur zum Zeitpunkt der Zahlung bilanziell aus. Eine virtuelle Beteiligung wird nicht an sich bilanziert. Eine offene Beteiligung muss an sich bilanziert werden, unabhängig von Gewinnausschüttungen etc.
